HVERSU LANGT NÆR VERND VÖRUMERKJA? ÓLÖGMÆT NOTKUN ÞRIÐJA AÐILA Á SKRÁÐU VÖRUMERKI MEÐ HLIÐSJÓN AF SAMKEPPNISLEGUM SJÓNARMIÐUM

HVERSU LANGT NÆR VERND VÖRUMERKJA? ÓLÖGMÆT NOTKUN ÞRIÐJA AÐILA Á SKRÁÐU VÖRUMERKI MEÐ HLIÐSJÓN AF SAMKEPPNISLEGUM SJÓNARMIÐUM Berglind Ýr Kjartansdóttir 2015 ML í lögfræði Höfundur: Berglind Ýr Kjartansdóttir Kennitala: 080688-3349 Leiðbeinandi: Hafliði Kristján Lárusson Lagadeild School of Law

Útdráttur Hversu langt nær vernd vörumerkja? Ólögmæt notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki með hliðsjón af samkeppnislegum sjónarmiðum Í vörumerkjarétti felst að eigandi vörumerkis getur meinað öðrum að nota tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkun þeirra tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, og ef hætta er á ruglingi milli merkjanna. Aukin vernd er síðan veitt vörumerkjum sem eru vel þekkt. Ekki er alltaf ljóst hvort notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki brýtur í bága við rétt eiganda þess og þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt svo að um ólögmæta notkun sé að ræða. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða skilin milli ólögmætrar og lögmætrar notkunar þriðja aðila á skráðu vörumerki eins og þau afmarkast af samkeppnisréttarlegum sjónarmiðum. Í upphafi ritgerðarinnar er farið yfir stöðu og hlutverk vörumerkjaréttar, litið til lagaumhverfis og réttarheimilda ásamt því að gerð er grein fyrir helstu grunnreglum vörumerkjaréttar er varða viðfangsefnið. Því næst er ítarlega fjallað um þau skilyrði sem uppfylla þarf svo að um ólögmæta notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki er að ræða og er dómaframkvæmd Evrópudómstólsins einkum höfð til hliðsjónar. Þá er farið yfir helstu svið þar sem reynir á samkeppnisleg sjónarmið við ákvörðun um ólögmæta notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki og kannað að hvaða leyti samkeppnisrétturinn takmarkar vörumerkjaréttinn þegar vörumerki eru notuð þegar seldir eru vara- og aukahlutir, í samanburðarauglýsingum og þegar vörumerki eru notuð sem leitarorð á netinu. Athugun höfundar leiddi í ljós að einkaréttur vörumerkjaeiganda er verulega takmarkaður í þessum tilvikum og liggja samkeppnislegar ástæður að baki takmörkuninni. Eiganda vörumerkis er gert að þola notkun þriðja aðila á vörumerki sínu og þá einkum þegar vörumerki eru vel þekkt. Sú niðurstaða er athyglisverð með hliðsjón af þeirri auknu vernd sem vel þekktum merkjum er veitt undir venjulegum kringumstæðum. i

Abstract The scope of trade mark protection Determining its limits in the light of competition law The proprietor of a trade mark has exclusive rights and is entitled to prevent all third parties from using any sign which is identical or similar to the trade mark if the use is in relation to goods or services which are identical or similar with those for which the trade mark is registered and there exists a likelihood of confusion on the part of the public. In order to establish infringement certain conditions have to be fulfilled. The subject of this thesis is to look into how third party infringement is determined from a competition point of view. Firstly, the thesis reviews the structure and purpose of trade mark rights, the regulatory environment and the fundamental rules of trade mark law regarding the subject. Secondly, it discusses in detail the conditions that have to be fulfilled in order to establish infringement and the case law of the European Court of Justice taken into consideration. Thirdly, the thesis discusses how competition rights limit trade mark rights, namely when trade marks are used when selling spare parts and accessories and in comparative and keyword advertising. The research revealed that the rights conferred by a trade mark are substantially decreased on competition grounds in these cases. The proprietor of a trade mark can be obliged to tolerate third party use of its trade mark and especially when the trade mark is well known. That conclusion is interesting considering the extended protection that well known marks normally possess. ii

Efnisyfirlit 1. Inngangur... 1 2. Um vörumerkjarétt... 2 2.1 Staða og hlutverk vörumerkjaréttar... 2 2.2 Réttur vörumerkjaeiganda... 3 2.3 Hvað er vörumerki?... 4 2.4 Skilyrði fyrir skráningu vörumerkis... 4 2.5 Hlutverk vörumerkja... 5 2.5.1 Merki um uppruna... 6 2.5.2 Merki um eiginleika... 6 2.5.3 Auglýsinga- og fjárfestingarhlutverk... 7 2.5.4 Hvaða hlutverk vörumerkja ber að vernda?... 7 2.6 Lagaumhverfi... 8 2.6.1 Lög um vörumerki nr. 45/1997... 8 2.6.2 Vörumerkjatilskipunin... 9 3. Ólögmæt notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki... 10 3.1 Skilyrði sem uppfylla þarf svo notkun teljist ólögmæt... 10 3.2 Notkun án samþykkis eiganda vörumerkis... 10 3.3 Notkun í atvinnustarfsemi... 11 3.4 Ruglingshætta... 13 3.4.1 Notkun á merki sem er eins eða líkt... 14 3.4.2 Notkun tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu... 15 3.4.2.1 Notkun tekur til... 15 3.4.2.2 Notkun á eins eða svipaðri vöru... 16 3.4.2.2.1 Flokkunarkerfi Nice-samningsins... 16 3.4.2.2.2 Mat á líkindum vöru og þjónustu... 16 3.5 Notkun í vörumerkjaskyni og áhrif á hlutverk vörumerkis... 17 3.5.1 Lýsandi notkun vörumerkis... 17 3.5.2 Notkun í vörumerkjaskyni... 18 3.5.3 Áhrif á hlutverk vörumerkis... 21 3.6 Vernd vel þekktra merkja... 22 3.6.1 Aukin vernd veitt vel þekktum merkjum... 22 3.6.2 Skilyrði sem uppfylla þarf fyrir aukinni vernd... 23 3.6.2.1 Merki vel þekkt hér á landi... 23 3.6.2.2 Ruglingshætta... 25 3.6.2.3 Misnotkun, rýrð á aðgreiningareiginleika merkis eða orðspori þess... 27 3.6.2.4 Notkun þriðja aðila án réttmætrar ástæðu... 29 3.7 Réttarvernd og úrræði fyrir eiganda vörumerkis... 31 4. Helstu svið vörumerkjaréttar þar sem reynir á ólögmæta notkun þriðja aðila og samkeppnisleg sjónarmið... 32 4.1 Tengsl samkeppnisréttar og vörumerkjaréttar... 32 4.2 Varahlutir og fylgifé vöru... 33 4.2.1 Ákvæði vml.... 33 4.2.2 Ákvæði um varahluti og fylgifé í vörumerkjatilskipuninni... 34 4.2.2.1 Skilyrði um að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti... 35 4.2.2.2 Notkunin verður að vera nauðsynleg... 37 4.2.2.3 Ákvæðið stuðlar að samkeppni... 37 iii

4.2.3 Takmörkun á einkarétti vörumerkjaeiganda... 39 4.3 Samanburðarauglýsingar... 39 4.3.1 Almennt um samanburðarauglýsingar... 39 4.3.2 Hugtakið samanburðarauglýsing... 40 4.3.3 Skilyrði sem uppfylla þarf svo að notkun samanburðarauglýsinga teljist heimil... 42 4.3.4 Skilyrðin túlkuð neytendum í hag... 46 4.3.5 Lögmæti samanburðarauglýsinga ræðst einungis af ákvæðum laga nr. 57/2005... 47 4.3.6 Áhrif samanburðarauglýsinga á önnur hlutverk vörumerkis en að gefa til kynna uppruna... 48 4.3.7 Takmörkun samanburðarauglýsinga á einkarétti vörumerkjaeiganda... 49 4.4 Auglýsingar með leitarorðum á netinu... 50 4.4.1 Um leitarorð á netinu... 50 4.4.2. Notkun þriðja aðila á vörumerki sem leitarorð... 51 4.4.2.1 Notkun þjónustuveitu... 52 4.4.2.2 Notkun auglýsanda... 52 4.4.2.3 Vel þekkt merki sem leitarorð... 54 4.4.2.4 Áhrif notkunar leitarorða á hlutverk vörumerkja... 56 4.4.2.4.1 Skaðleg áhrif á upprunahlutverk... 56 4.4.2.4.2 Skaðleg áhrif á auglýsinga- og fjárfestingarhlutverk... 57 4.4.3 Takmörkun samkeppnisréttar á einkarétti vörumerkjaeiganda í tilviki leitarorða.. 59 5. Niðurstöður... 60 iv

Skrár Lagafrumvörp Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 338-233. mál Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 770-488. mál Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 884-591. mál Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 46-46. mál Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 296-269. mál Íslensk lög, reglugerðir og auglýsingar Auglýsing um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, nr. 1190/2011 Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005 Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 Lög um vörumerki, nr. 43/1903, brottfallin Lög um vörumerki, nr. 45/1997 Reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl., nr. 310/1997 Samkeppnislög, nr. 8/1993, brottfallin Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Tilskipanir og reglugerðir Evrópusambandsins Council Regulation (EC) 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark [2009] OJ L78/1 Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising [1997] OJ L290/18 Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council concerning misleading and comparative advertising [2006] OJ L376/21 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks [2008] OJ L299/25 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks [1989] OJ L40/1 Alþjóðlegir sáttmálar, tilmæli og leiðbeiningar Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) [1994] WTO Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty [2004] OJ C101/97 Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks [1999] WIPO A/34/13 v

Dómar Hæstaréttar Advance ehf. g. Advania hf., Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 112/2013 Domino s sf. og Rima Corporation Ltd. g. Domino s Pizza International Inc., Hrd. 14. mars 2002 í máli nr. 366/2001 Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar hf. g. Bakkavör hf., Hrd. 30. september 1999 í máli nr. 34/1999 Samband garðyrkjubænda g. Matfugli ehf., Hrd. 27. janúar 2011 í máli nr. 348/2010 United Parcel Service of America, Inc. g. Úps! ehf., Hrd. 28. nóvember 2002 í máli nr. 268/2002 Útgefnir dómar Evrópudómstólsins Mál C-102/77 Hoffmann-La Roche g. Centrafarm [1978] ECR I-1139 Mál C-251/95 Sabel g. Puma [1997] ECR I-6191 Mál C-337/95 Parfums Christian Dior g. Evora [1997] ECR I-6013 Mál C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha g. Metro-Goldwyn-Mayer [1998] ECR I-5507 Mál C-63/97 Bayerische Motorenwerke g. Ronald Karel Deenik [1999] ECR I-905 Mál C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer g. Klijsen Handel [1999] ECR I-3819 Mál C-375/97 General Motors g. Yplon [1999] ECR I-5421 Mál C-112/99 Toshiba g. Katun [2001] ECR I-7945 Mál C-2/00 Michael Hölterhoff g. Ulrich Freiesleben [2002] ECR I-4187 Mál C-206/01 Arsenal Football Club g. Matthew Reed [2002] ECR I-10273 Mál C-44/01 Pippig Augenoptik g. Hartlauer Handelsgesellschaft og Verlassenschaft [2003] ECR I-3095 Mál C-291/00 LTJ Diffusion g. Sadas Vertbaudet [2003] ECR I-2799 Mál C-292/00 Davidoff g. Gofkid [2003] ECR I-389 Mál C-408/01 Adidas-Salomon g. Fitnessworld [2003] ECR I-12537 Mál C-100/02 Gerolsteiner Brunnen g. Putsch [2004] ECR I-691 Mál C-106/03 Vedial g. OHIM [2004] ECR I-9573 Mál C-363/99 Koninklijke g. Benelux-Merkenbureau [2004] ECR I-1619 Mál C-120/04 Medion g. Thomson [2005] ECR I-8551 Mál C-228/03 Gillette g. LA-Laboratories [2005] ECR I-2337 Mál C-206/04 Mülhens g. OHIM [2006] ECR I-2717 Mál C-17/06 Céline SARL g. Céline SA [2007] ECR I-7041 Mál C-48/05 Adam Opel g. Autec [2007] ECR I-1017 Mál C-328/06 Alfredo Nieto Nuño g. Leonci Monlleó Franquet [2007] ECR I-10093 vi

Mál C-381/05 De Landtsheer Emmanuel g. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne and Veuve Clicquot Ponsardin [2007] ECR I-3115 Mál C-252/07 Intel g. CPM [2008] ECR I-8823 Mál C-533/06 O2 g. Hutchison 3G [2008] ECR I-4231 Mál C-62/08 UDV North America g. Brandtraders [2009] ECR I-1279 Mál C-487/07 L Oréal og aðrir g. Bellure og öðrum [2009] ECR I-5185 Sameiginleg mál C-236/08, C-237/08 og C-238/08 Google g. Louis Vuitton og öðrum [2010] ECR I-2417 Mál C-278/08 BergSpechte g. Günther Guni [2010] ECR I-2517 Mál C-558/08 Portakabin g. Primakabin [2010] ECR I-6963 Mál C-323/09 Interflora g. Marks & Spencer [2011] ECR I-8625 Mál C-324/09 L Oréal og aðrir g. ebay og öðrum [2011] ECR I-6011 Óútgefnir dómar Evrópudómstólsins Environmental Manufacturing g. OHIM [2013] OJ C383/12 Leidseplein Beheer g. Red Bull [2014] OJ C65/12 Enskir dómar Eastman Photographic Materials g. John Griffiths Cycle Corp. [1898] RPC 105 (CH) Interflora Inc. og Interflora British Unit g. Marks og Spencer plc og Flowers Direct Online Limited [2013] EWHC 1291 (CH) Interflora Inc. og Interflora British Unit g. Marks og Spencer plc [2014] EWCA 1403 (Civ) L Oréal og aðrir g. Bellure og öðrum [2006] EWHC 2355 (CH) PAG g. Hawke-Wood [2002] ETMR 70 (HC) Trebor Bassett g. The Football Association [1996] IPD 19116 (CH) Úrskurðir og ákvarðanir stjórnvalda Ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 2/2004, 3. febrúar 2004 Ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 22/2004, 8. nóvember 2004 Ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 6/2008, 13. mars 2008 Ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 17/2008, 25. september 2008 Ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 1/2011, 11. mars 2011 Ákvörðun Neytendastofu nr. 5/2010, 19. febrúar 2010 Ákvörðun Neytendastofu nr. 26/2013, 21. október 2013 Ákvörðun Neytendastofu nr. 41/2014, 15. september 2014 vii

Ákvörðun Neytendastofu nr. 48/2014, 16. október 2014 Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 24. júlí 2006 í máli nr. 6/2005 Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 21. nóvember 2014 í máli nr. 10/2013 viii

1. Inngangur Vörumerki má finna víða og verða þau á vegi okkar hvern einasta dag. Vörumerki hafa það hlutverk að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vöru og þjónustu annars og geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á notkun slíkra merkja. Um þennan rétt fjallar 1. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki 1 en í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis eða vegna notkunar þess. Í slíkum rétti felst að eigandi vörumerkis getur meinað öðrum að nota tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkun þeirra tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, og ef hætta er á ruglingi milli merkjanna. Aukin vernd er síðan veitt vörumerkjum sem eru vel þekkt. Ekki er alltaf ljóst hvort notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki brýtur í bága við rétt eiganda þess og þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt svo að um ólögmæta notkun sé að ræða. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða skilin milli ólögmætrar og lögmætrar notkunar þriðja aðila á skráðu vörumerki eins og þau afmarkast af samkeppnisréttarlegum sjónarmiðum, einkum í tengslum við vara- og aukahluti, samanburðarauglýsingar og leitarorð á netinu. Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir stöðu og hlutverk vörumerkjaréttar, litið til lagaumhverfis og réttarheimilda ásamt því að gerð verður grein fyrir helstu grunnreglum vörumerkjaréttar er varða viðfangsefnið, til að mynda hvað felst í vörumerkjarétti, hvað vörumerki er og hlutverk þess. Því næst verður fjallað ítarlega um þau skilyrði sem uppfylla þarf svo að um ólögmæta notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki sé að ræða og verður dómaframkvæmd Evrópudómstólsins einkum höfð til hliðsjónar. Að því búnu verður farið yfir helstu svið þar sem reynir á samkeppnisleg sjónarmið við ákvörðun um ólögmæta notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki og kannað að hvaða leyti samkeppnisrétturinn takmarkar vörumerkjaréttinn. Að lokum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum á rannsókn höfundar. 1 Hér eftir vml. 1

2. Um vörumerkjarétt 2.1 Staða og hlutverk vörumerkjaréttar Hugverka- og auðkennaréttur er ein grein fjármunaréttarins en undir hann falla vörumerkjaréttur ásamt höfundarrétti, einkaleyfarétti og hönnunarrétti. 2 Hugverkaréttindi hafa öðlast viðurkenningu um allan heim og hefur mikilvægi þeirra komið enn frekar í ljós á 21. öldinni. 3 Lög er vernda þessi réttindi veita skapara eða öðrum eiganda þeirra einkarétt á hugverki sínu, sem getur meðal annars verið í formi bókmenntaverks, hönnunar eða vörumerkis sem auðkennir vöru og/eða þjónustu. 4 Þessi eignarréttindi veita víðtæka vernd gegn óréttmætri notkun hugverka, en um er að ræða einkaréttindi, sem njóta verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, sbr. 72. gr. hennar. Rétthafa er einnig heimilt að framselja þessi réttindi og veita öðrum heimild til afnota af þeim. 5 Auðkennaréttur hefur það hlutverk að gera einstaklingum, fyrirtækjum og öðrum lögaðilum í atvinnustarfsemi kleift að greina starfsemi sína, þar á meðal vörur og þjónustu, frá starfsemi annarra. Auðkenni gera það einnig að verkum að neytandi er betur upplýstur um hvaðan vörur og þjónusta eru upprunnar og hvaða gæðum þær búa yfir. Auðkenni hafa þannig ákveðið samkeppnishlutverk ásamt því að hafa upplýsingagildi fyrir neytendur. Vörumerki gefa vöru og þjónustu aðila visst sérkenni í augum neytenda sem eiga það til að hallast að ákveðnu merki og kaupa vöru eða þjónustu auðkennda með því merki framar öðrum svipuðum vörum eða þjónustu. Viðskiptavild skapast með þessum hætti og er hún oft verðmætasta eign fyrirtækis. Grundvöllur slíkrar viðskiptavildar er þessi einkaréttur eiganda á því vörumerki sem auðkennir vörur hans og þjónustu. 6 Vörumerki eru fjárhagslega mikilvæg fyrir fyrirtæki og vegna þess hika eigendur þeirra ekki við að leita réttar síns ef á honum er troðið, m.a. til að tryggja samkeppnislega yfirburði sína. 7 Má sem dæmi nefna, að árið 2013 var vörumerkið APPLE metið á um 98.000 milljónir dollara og GOOGLE á um 93.000 milljónir dollara. 8 2 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur: helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995) 9. 3 Guy Tritton, Intellectual Property in Europe (3. útg., Sweet & Maxwell 2008) 3. 4 sama heimild 7. 5 Jón L. Arnalds (n. 2) 9. 6 sama heimild 10 11. 7 Hector MacQueen o.fl., Contemporary Intellectual Property : Law and Policy (2. útg., Oxford University Press 2011) 571. 8 Previous Years. Year 2013 (Interbrand) <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/best- Global-Brands-2013-Brand-View.aspx> skoðað 22. september 2014. 2

2.2 Réttur vörumerkjaeiganda Í 4. gr. vml. er fjallað um þann rétt sem vörumerkjaeiganda er veittur. Í 1. mgr. segir að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Kjarni vörumerkjaréttarins er að gera eiganda vörumerkis kleift að mótmæla notkun á eins eða líkum merkjum sem eru ruglandi og geta valdið blekkingu hjá neytendum. 9 Frekari vernd er síðan veitt vel þekktum merkjum í 2. mgr., en þar segir að eigandi vörumerkis geti einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Samhljóða ákvæði má finna í grein 5(1)(a), 5(1)(b) og 5(2) tilskipunar ESB nr. 2008/95/EC frá 22. október 2008. 10 Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. vml. hefst vernd skráðs vörumerkis hér á landi á þeim degi sem umsókn er lögð inn og gildir hún í tíu ár frá og með skráningardegi. 11 Mögulegt er að endurnýja umsókn að hverjum tíu árum liðnum, sbr. 2. mgr. 26. gr. vml., og getur vörumerkjaskráning því verið í gildi um óákveðinn tíma að því skilyrði uppfylltu að vörumerkið sé notað 12 eða verði ekki að almennu heiti. 13 Skráning vörumerkis veitir eiganda þess ekki einkarétt á merkinu eða á þeim vörum og þjónustu sem merkið er skráð fyrir, heldur einungis einkarétt á notkun þess merkis í tengslum við þær vörur og þjónustu sem það er skráð fyrir. 14 Verndin lýtur því að orðspori vörumerkisins en ekki að þeim vörum og þjónustu sem bera merkið. 15 Hversu langt þessi vernd á að ná er ágreiningsefni og hefur leitt til stöðugrar spennu milli eigenda vörumerkja og samkeppnisaðila þeirra. Vörumerkjaeigendur vilja að verndin verði eins víðtæk og mögulegt er svo að einkaréttur þeirra verði sem mestur á markaðnum. Samkeppnisaðilar þeirra vilja hið gagnstæða þannig að þeir geti nýtt sér réttindi vörumerkjaeigenda og velgengni merkja þeirra. Við ákvörðun um hvar þessi mörk eigi að liggja ber að huga að hagsmunum vörumerkjaeigenda, 9 World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook (2. útg., WIPO Publication) 85. 10 Hér eftir vörumerkjatilskipunin. 11 Einkaleyfastofa annast skráningu vörumerkja og heldur vörumerkjaskrá. 12 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 570 1. 13 Catherine Colston og Kirsty Middleton, Modern Intellectual Property Law (2. útg., Cavendish Publishing Ltd 2005) 504. 14 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 570. 15 Catherine Colston og Kirsty Middleton (n. 13) 504. 3

samkeppnisaðila þeirra og neytenda og þeim hagsmunum sem skipta mestu máli í hverju tilviki fyrir sig. 16 2.3 Hvað er vörumerki? Samkvæmt 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þessi tákn geta verið orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, mannanöfn, nöfn á fyrirtækjum eða fasteignum, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. og eru vörumerkin FREMSTIR FYRIR BRAGÐIÐ 17 og LATIBÆR 18 dæmi um merki sem falla þar undir. Þá geta vörumerki verið bókstafir og tölustafir, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml., og má sem dæmi nefna IBM. 19 Einnig geta myndir og teikningar, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml., og útlit, búnaður eða umbúðir vöru, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml., verið vörumerki. Í 2. mgr. 2. gr. vml. kemur fram að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýnir eingöngu lögun sem leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana. Vörumerkjaréttur nær því ekki til þess hluta merkis sem á að gera vöruna, búnað hennar eða umbúðir hagkvæmari í notkun. 20 2.4 Skilyrði fyrir skráningu vörumerkis Fjallað er um skráningu vörumerkja í II. kafla vml. og í reglugerð um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Helstu ákvæði, er varða skilyrði fyrir skráningu, eru að finna í 13. og 14. gr. laganna. Fyrsta skilyrðið, sem vörumerki þarf að uppfylla, er að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Sérkenni merkis er grundvallarskilyrði, en mikilvægt er að merki búi yfir ákveðnum aðgreiningareiginleika svo hægt sé að greina vörur eða þjónustu eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra. Þessi krafa um sérkenni og aðgreiningarhæfi grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Í fyrsta lagi má telja að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum, gefi vörunni ekki sérkenni í huga almennings. Þá er í öðru lagi ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti tileinkað sér og einokað almennar lýsingar á vöru en slíkt takmarkar mjög svigrúm annarra til að lýsa og gera grein fyrir vöru sinni. Þegar meta á 16 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 570. 17 Sbr. skráningu Einkaleyfastofunnar nr. 620/2002. 18 Sbr. skráningu Einkaleyfastofunnar nr. 1249/1999. 19 Sbr. skráningu Einkaleyfastofunnar nr. 78/1952. 20 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 338-233. mál, athugasemdir við 2. gr., mgr. 11. 4

hvort merki sé skráningarhæft ber að hafa þessi tvö sjónarmið í huga. 21 Merki sem ekki er í samræmi við þessi tvö sjónarmið væri til dæmis epli sem vörumerki fyrir epli. Merki telst ekki hafa nægjanlegt sérkenni ef það gefur eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té. Sama gildir um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Dæmi um slík merki væru t.d. Íslenskt vatn og Sendum heim. Merki sem inniheldur óskráningarhæft orð getur í tiltekinni útfærslu talist skráningarhæft og er þá heildarmynd merkisins vernduð en ekki orðið eitt og sér. 22 Þegar mat fer fram á því hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni ber að líta til allra aðstæðna og einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., þar sem merki sem var í upphafi ekki skráningarhæft, getur öðlast vernd með notkun, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Þá skiptir máli hversu víðtæk notkunin hefur verið og hversu langt tímabil hún spannar. 23 Í 14. gr. vml. eru síðan talin upp atriði sem geta leitt til þess að merki sé óskráningarhæft og má sem dæmi nefna ef merki er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna, sbr. 2. tölul. 1. mgr. greinarinnar. 2.5 Hlutverk vörumerkja Vörumerki eru uppspretta upplýsinga og veita tengsl við vörur og þjónustu. 24 Vörumerki hafa það hlutverk að gefa uppruna til kynna, en rök eru fyrir því að vörumerki hafi einnig önnur hlutverk, t.d. að gefa til kynna þá eiginleika sem vara og þjónusta býr yfir, vera leið til að auglýsa vörur og þjónustu ásamt því að búa yfir fjárfestingarhlutverki. 25 Jafnvægið milli hagsmuna neytenda og framleiðenda ákvarðast af hlutverki vörumerkja og því er mikilvægt að skýrt sé hvaða hlutverkum vörumerki gegni. Skiptar skoðanir eru um hversu langt eigi að ganga í túlkun á hlutverki vörumerkis, þá sérstaklega þegar kemur að öðrum hlutverkum en að gefa til kynna uppruna og eiginleika vöru og þjónustu. 26 21 sama heimild, athugasemdir við 13. gr., mgr. 3 9. 22 Vörumerki: Auðkenni markaðarins (Einkaleyfastofan) 7 <http://www.els.is/media/banners/els-vorumerkibaekl-2009_vefutg.pdf> skoðað 23. september 2014. 23 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 338-233. mál, athugasemdir við 13. gr., mgr. 25. 24 Catherine Colston og Kirsty Middleton (n. 13) 501. 25 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 570. 26 Catherine Colston og Kirsty Middleton (n. 13) 508. 5

2.5.1 Merki um uppruna Vörumerki gefa til kynna hvaðan vörur og þjónusta eru upprunnin en þetta upprunahlutverk kemur fram í inngangsorðum vörumerkjatilskipunarinnar. Þar segir í 11. mgr.: The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services. [leturbreyting höfundar] Af öllum þeim hlutverkum sem vörumerki gegna, hefur það verið talið grundvallarhlutverk þeirra að tilgreina uppruna. 27 Hjá Evrópudómstólnum var fyrst fjallað um hugtakið grundvallarhlutverk vörumerkis í máli Hoffmann-La Roche gegn Centrafarm 28 árið 1978. 29 Þar kom fram að grundvallarhlutverk vörumerkis er að tryggja uppruna vöru þannig að neytandi eða notandi hennar geti án ruglings greint hana frá öðrum vörum af öðrum uppruna 30 en hættan á ruglingi nær einnig til milliliða sem stunda viðskipti. 31 Í dómum Evrópudómstólsins er undantekningarlaust vitnað til þessarar kenningar um grundvallarhlutverk vörumerkja og byggt á henni við túlkun ákvæða vörumerkjatilskipunarinnar. 32 2.5.2 Merki um eiginleika Litlu máli skiptir fyrir neytendur að þekkja uppruna vöru og þjónustu ef þeir geta ekki tengt upprunann við ákveðna eiginleika. 33 Vörumerki gefa neytendum til kynna hvaða eiginleikum vara eða þjónusta býr yfir en þeir gera ráð fyrir því að vörur og þjónusta sem bera ákveðið vörumerki komi frá sama framleiðanda og því líklegar til að búa yfir sömu eiginleikum. 34 Þegar neytandi kemst í kynni við vöru sem hann veit ekki hvaða eiginleikum er gædd, kemur vörumerkið ákveðnum væntingum af stað hjá honum. 35 Vörumerki tryggja hins vegar ekki ákveðna eiginleika en neytendur treysta á hagsmuni vörumerkjaeigenda til þess að viðhalda eiginleikum þeirra vara og þjónustu sem seld er undir tilteknu vörumerki. 36 Verð vöru og 27 Irina Pak, The Expansion of Trademark Rights in Europe (2013) 3 IP Theory 157, 159. 28 Mál C-102/77 Hoffmann-La Roche g. Centrafarm [1978] ECR I-1139. 29 Guy Tritton (n. 3) 255. 30 Mál C-102/77 Hoffmann-La Roche g. Centrafarm [1978] ECR I-1139, mgr. 7. 31 Guy Tritton (n. 3) 256. 32 sama heimild 255. 33 Catherine Colston og Kirsty Middleton (n. 13) 505. 34 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 574. 35 William Cornish, Intellectual Property : Omnipresent, Distracting, Irrelevant? (Oxford University Press 2004) 90. 36 Guy Tritton (n. 3) 257. 6

þjónustu fer síðan eftir eiginleikum þeirra. Því eru ákveðin skilaboð send með vörumerkjum til neytenda um þá vöru og þjónustu sem bera merkið og fer eftir atvikum hver þessi skilaboð eru. Tökum sem dæmi vörumerkin BÓNUS og APPLE. Þegar neytandi sér þessi merki, fær hann mismunandi tilfinningu fyrir gæðum og verði. 37 Skilaboðin sem merkin gefa neytendum eru ólík þar sem BÓNUS stendur fyrir ódýrar vörur en APPLE fyrir vörur sem búa yfir miklum gæðum og eru dýrar. Þar sem vörumerki gefa eiginleika vöru og þjónustu til kynna, gerir það neytendum auðveldara um vik að finna þá vöru sem þeir leita að hverju sinni. 2.5.3 Auglýsinga- og fjárfestingarhlutverk Að nota vörumerki í auglýsingaskyni er ein besta leiðin til að ná til neytenda. 38 Það er bæði hagkvæmt og árangursríkt til að kynna vörur 39 og kaupa neytendur þær oft einungis fyrir tilstilli góðrar auglýsingaherferðar. 40 Auglýsingar eru því mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækis til að vekja athygli á vörumerki sínu og koma vörum og þjónustu á markað. 41 Hægt er að líta á vörumerki sem eins konar fjárfestingu þar sem fjármunum er eytt í að vekja athygli hjá neytendum en einnig af þeirri ástæðu að vörumerki geta verið seld, öðrum veitt leyfi til að nota þau ásamt því að vera notuð til tryggingar. Vörumerki eru því efnahagslega mikils virði óháð þeim vörum og þjónustu sem þau eru skráð fyrir. 42 Fjárfestingarhlutverki vörumerkja var lýst í máli Interflora gegn Marks & Spencer 43 á þann veg að vörumerki væru notuð til að öðlast og varðveita orðspor sem laðar neytendur að og tryggir hollustu þeirra við vörumerkjaeigandann. Margar leiðir eru færar til að öðlast og varðveita orðspor en notkun auglýsinga er ein slík leið. Má því sjá skörun milli auglýsinga- og fjárfestingarhlutverks vörumerkja. 44 2.5.4 Hvaða hlutverk vörumerkja ber að vernda? Evrópudómstóllinn hefur gert tilraun til að skilgreina nánar hlutverk vörumerkis. Í dómum sínum hefur dómstóllinn sagt að grundvallarhlutverk vörumerkis er að tryggja að neytandi eða annar notandi efist ekki um uppruna vöru eða þjónustu og geti greint þær frá öðrum vörum eða þjónustu með annan uppruna án þess að það valdi honum ruglingi. Til þess að vörumerki geti 37 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 574. 38 Ralph S. Brown, Advertising and the public interest: Legal protection of trade symbols (1999) 108 The Yale Law Journal 1619, 1642. 39 Catherine Colston og Kirsty Middleton (n. 13) 505 506. 40 Irina Pak (n. 27) 160. 41 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 574. 42 sama heimild 574 575. 43 Mál C-323/09 Interflora g. Marks & Spencer [2011] ECR I-8625. 44 sama heimild, mgr. 60 61. 7

uppfyllt grundvallarhlutverk sitt í eðlilegri samkeppni, verður einnig að tryggja að allar vörur og öll þjónusta sem bera merkið hafi verið undir stjórn eins aðila sem beri ábyrgð á eiginleikum þeirra. 45 Hvað eiginleika-, auglýsinga- og fjárfestingarhlutverk vörumerkja varðar, reynir sérstaklega á þau í tilvikum vel þekktra merkja, 46 en fjallað verður um vel þekkt merki í kafla 3.6. Við mat á því hvort brotið hafi verið á vörumerkjarétti eiganda vel þekkts merkis, skipta áhrif á neytandann minna máli og frekar er litið til þess hvort notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkisins. Athyglin beinist því frekar að virði merkisins 47 en að uppruna þeirra vara og þjónustu sem bera merkið. Augljóst er að vernda ber hlutverk vörumerkja er lúta að uppruna og eiginleika vöru og þjónustu þar sem upplýsingar um slíkt er forsendan fyrir vörumerkjavernd. Deilt hefur verið um hvort veita eigi auglýsingahlutverki vörumerkja vernd og því haldið fram að ef slíkt er gert, sé í raun verið að vernda merkið sjálft og þá séu vörumerki orðin áþreifanleg og álitin eign. 48 Evrópudómstóllinn hefur viðurkennt vernd á auglýsinga- og fjárfestingarhlutverki vörumerkja en í máli Parfums Christian Dior gegn Evora 49 kom fram að þessi hlutverk ættu að njóta verndar jafnvel þótt hætta á ruglingi í tengslum við uppruna og eiginleika væri ekki fyrir hendi. 50 Í kafla 3.5.3 verður nánar fjallað um hlutverk vörumerkja og hvernig notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki þarf að hafa skaðleg áhrif á þau svo notkunin teljist ólögmæt. 2.6 Lagaumhverfi 2.6.1 Lög um vörumerki nr. 45/1997 Fyrstu lög um vörumerki tóku gildi hér á landi þann 13. nóvember 1903, sbr. lög nr. 43/1903, og voru lögin að mestu leyti þýðing á dönsku vörumerkjalögunum frá 1890. 51 Lögin giltu nánast óbreytt til ársins 1968 en stórt skref í þróun vörumerkjaréttar var tekið þegar Parísarsáttmálinn um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar öðlaðist lagagildi hér á landi þann 5. mars 1962. 52 Núgildandi löggjöf um vörumerki eru lög nr. 45/1997 sem tóku gildi þann 1. júní 1997. Frumvarp til vml. fól í sér heildarendurskoðun á vörumerkjarétti með tilliti til þjóðréttarlegra skuldbindinga Íslands og réttarþróunar í öðrum löndum en miklar breytingar 45 Mál C-102/77 Hoffmann-La Roche g. Centrafarm [1978] ECR I-1139, mgr. 7; Mál C-206/01 Arsenal Football Club g. Matthew Reed [2002] ECR I-10273, mgr. 48. 46 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 575. 47 sama heimild. 48 Irina Pak (n. 27) 161. 49 Mál C-337/95 Parfums Christian Dior g. Evora [1997] ECR I-6013. 50 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 575. 51 Jón L. Arnalds (n. 2) 15. 52 sama heimild 16 17. 8

höfðu verið gerðar á vörumerkjalögum annarra Norðurlandaþjóða. Þær breytingar voru hafðar til hliðsjónar við endurskoðun íslensku vörumerkjalaganna og var einna helst litið til dönsku vörumerkjalaganna sem tóku gildi þann 1. janúar 1992. 53 Með aðild sinni að Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. lög nr. 2/1993, skuldbatt íslenska ríkið sig til að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins. Við endurskoðun vml. árið 1997 var því einnig höfð hliðsjón af fyrstu tilskipun Evrópuráðsins nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki sem vörumerkjatilskipunin leysti síðar af hólmi. 54 Vegna þessa er ákvæði 4. gr. vml. sem fjallar um ólögmæta notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki samhljóða ákvæðum 5(1)(a), 5(1)(b) og 5(2) vörumerkjatilskipunarinnar. 2.6.2 Vörumerkjatilskipunin Vörumerkjatilskipunin samræmir lög aðildarríkjanna er varða vörumerki. Kom hún í stað áðurnefndrar tilskipunar nr. 89/104/EEC sem samþykkt var í kjölfar ákvörðunar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að samræma lög um vörumerki. Ákvæði reglugerðar ESB nr. 207/2009 frá 26. febrúar 2009 55 eru nánast eins og ákvæði tilskipunarinnar. 56 Tilskipunin hefur verið innleidd að fullu af öllum ríkjum og hafa margir dómar um túlkun ákvæða hennar fallið hjá Evrópudómstólnum. 57 Töluverð samkvæmni er hjá aðildarríkjum tilskipunarinnar um túlkun ákvæða og hefur vægi dómsniðurstaðna í einstökum aðildarríkjum minnkað. 58 Vegna þeirrar samræmingar sem gætir í einstökum ákvæðum vml. og ákvæðum vörumerkjatilskipunarinnar verða ákvæði hennar höfð til hliðsjónar í ritgerðinni. 53 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 338-233. mál, athugasemdir við frumvarpið. 54 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 46-46. mál, athugasemdir við frumvarpið. 55 Hér eftir reglugerðin. 56 Guy Tritton (n. 3) 262. 57 sama heimild 228. 58 sama heimild 262. 9

3. Ólögmæt notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki 3.1 Skilyrði sem uppfylla þarf svo notkun teljist ólögmæt Ólögmæt notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki er að jafnaði þegar aðili notar skráð vörumerki annars eða tákn sem er ruglingslega líkt því, til þess að gefa til kynna uppruna vöru sinnar eða þjónustu. Koma verður í veg fyrir slíka háttsemi þar sem hún leiðir til vantrausts hjá neytendum hvað varðar uppruna vöru og þjónustu og getur haft í för með sér að eigendur vörumerkja missi viðskiptavini sína. 59 Ólögmæt notkun þriðja aðila á vörumerki er viðfangsefni 4. gr. vml. en samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins þurfa ákveðnir þættir að vera fyrir hendi svo að notkun vörumerkis teljist ólögmæt. Notkunin verður að vera í heimildarleysi, í atvinnustarfsemi og táknið sem notað er þarf að vera eins eða líkt því vörumerki sem nýtur verndar. Einnig þarf notkunin að taka til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætta sé á ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Þessi skilyrði koma skýrt fram í ákvæðinu en ágreiningur hefur verið um hvort taka þurfi tillit til annarra þátta sem ekki eru orðaðir með beinum hætti. Er hér átt við hvort notkunin þurfi að vera í vörumerkjaskyni og hafa skaðleg áhrif á hlutverk vörumerkis. Hér á eftir verða þessir þættir skoðaðir sem og álitamál sem upp hafa komið í dómaframkvæmd. 3.2 Notkun án samþykkis eiganda vörumerkis Ef eigandi vörumerkis hefur heimilað notkun á vörumerki sínu, er ekki um brot á vörumerkjarétti að ræða. Eigandi vörumerkis getur ýmist veitt samþykki sitt fyrir notkun á merki sínu í eitt skipti eða heimilað öðrum frekari not af því í ákveðinn tíma sem einkum er gert með því að veita þriðja aðila nytjaleyfi. Sjaldan verður ágreiningur um hvort vörumerkjaeigandi hafi gefið samþykki sitt og lúta ágreiningsmál frekar að því hvort framsal vörumerkjaréttinda hafi átt sér stað. 60 Framsal vörumerkjaréttinda getur verið til staðar á grundvelli samningsgerðar og er framsalshafa þá heimilt að nota vörumerki 61 svo lengi sem notkunin er í samræmi við ákvæði samningsins. Samþykki eiganda vörumerkis tekur í slíkum tilvikum einungis til þeirrar notkunar sem er heimil samkvæmt samningnum. Eigandi vörumerkis getur talist hafa gefið þegjandi samþykki sitt fyrir notkun á vörumerki sínu. Í áðurnefndu máli Interflora gegn Marks & Spencer sem varðaði notkun þess síðarnefna á vörumerki Interflora sem leitarorði í AdWord -þjónustu Google, taldi 59 William Cornish, David Llewelyn og Tanya Aplin, Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights (7. útg., Sweet & Maxwell 2010) 776. 60 Knud Wallberg, Varemærkeret (4. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag) 94. 61 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 928. 10

Evrópudómstóllinn að ef Google hefði gefið vörumerkjaeiganda kost á að koma í veg fyrir notkun vörumerkis síns, þá hefði hann með því að mótmæla ekki slíkri notkun veitt þegjandi samþykki sitt fyrir notkuninni. 62 Nánar verður fjallað um málið og lögmæti notkunar vörumerkja sem leitarorða í kafla 4.4. Notkun telst því án samþykkis eiganda vörumerkis ef sýnt er fram á að eigandi vörumerkis hafi með engum hætti veitt þriðja aðila samþykki sitt fyrir notkun á vörumerki sínu. 3.3 Notkun í atvinnustarfsemi Notkun þriðja aðila á skráðu vörumerki verður að vera í atvinnustarfsemi svo hún teljist ólögmæt. Í 5. gr. vml. er fjallað um skilgreininguna á notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi en sambærilegt ákvæði er í grein 5(3) (a-d) vörumerkjatilskipunarinnar og grein 9(2) (a-d) reglugerðarinnar. Samkvæmt ákvæðinu er með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi m.a. átt við að: 1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, 2. vara eða þjónusta auðkennd með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, 3. vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út, eða 4. merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Orðalag ákvæðisins gefur til kynna að upptalning á ólíkri notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé ekki tæmandi og getur munnleg notkun á vörumerki einnig talist brot á vörumerkjarétti. 63 Ef litið er til þeirra tilvika sem talin eru upp í ákvæðinu er í fyrsta lagi talið að notkun sé fyrir hendi ef merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. vml., en eitt algengasta brot á vörumerkjarétti er þegar slík háttsemi er viðhöfð í leyfisleysi. 64 Í dómi Hæstaréttar frá 30. september 1999 í máli nr. 34/1999, gerði B, eigandi vörumerkisins LÍNA, þá kröfu að félaginu K yrði gert að hætta notkun á vörumerkinu í merki sínu Kartöflu-Lína sem hafði verið sett á umbúðir fyrir kartöflugratín. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að háttsemi K félli undir notkun vörumerkis samkvæmt 1. og 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. vml. þar sem merkið hafði verið sett á umbúðir vöru og hún boðin til sölu. Notkun K var því talin brjóta á vörumerkjarétti B og félaginu gert að hætta notkun merkisins Kartöflu-Lína. 62 Mál C-323/09 Interflora g. Marks & Spencer [2011] ECR I-8625, mgr. 47. 63 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 338-233. mál, athugasemdir við 5. gr., mgr. 3. 64 sama heimild, athugasemdir við 5. gr., mgr. 7. 11

Einnig er um notkun í atvinnustarfsemi að ræða þegar vara eða þjónusta sem auðkennd er með merki er flutt inn eða út, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 5. gr. vml. Markmið þessa ákvæðis er að ná til tilvika þegar vörur, sem framleiddar eru hér á landi og eru einungis ætlaðar til útflutnings, eru auðkenndar með skráðu vörumerki án leyfis frá eiganda þess merkis. Tekið er fram í athugasemdum við greinina, að slíkt eigi við þrátt fyrir að vörurnar séu einungis ætlaðar til sölu á mörkuðum sem vörumerkjarétturinn nær ekki til. 65 Séu vörur framleiddar hér á landi og fluttar út, er því óheimilt að auðkenna þær með skráðu vörumerki þrátt fyrir að umrætt vörumerki njóti ekki verndar í innflutningslandinu. Enn fremur er talið að um notkun sé að ræða ef merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 5. gr. vml. Ákvæðið nær til allrar hugsanlegrar notkunar í auglýsingum, óháð eðli auglýsingamiðils, 66 og einnig til prentara, auglýsenda og útgefenda sem verða að gæta sín sérstaklega þar sem þeir gætu gerst brotlegir ef þeir hafa ekki tilskilið samþykki eiganda vörumerkis. 67 Notkun á skráðu vörumerki í netfangi hefur verið talin falla undir þennan tölulið en í dómi Hæstaréttar frá 28. nóvember 2002 í máli nr. 268/2002, var um slíka notkun að ræða, þar sem stefndi notaði vörumerki áfrýjanda, UPS, í léninu ups.is og netfanginu ups@ups.is. Evrópudómstóllinn hefur sett fram nokkurs konar leiðbeiningar varðandi grein 3(1)(d) vörumerkjatilskipunarinnar sem er samhljóma áðurnefndum 4. tölul. 5. gr. vml. en þær komu fram í máli UDV North America gegn Brandtraders. 68 Samkvæmt leiðbeiningunum nær liðurinn til tilvika þegar milliliður starfar í eigin nafni en fyrir hönd seljanda án þess að vera hagsmunaaðili. Ef slíkur milliliður notar tákn á viðskiptaskjölum sem er eins eða líkt vörumerki fyrir vöru eða þjónustu sem eru eins eða svipaðar því sem vörumerkið er skráð fyrir, fellur slík notkun undir umræddan lið. 69 Eins og áður segir eru þau tilvik sem talin eru upp í 5. gr. vml. ekki tæmandi listi og getur því önnur notkun einnig talist notkun í atvinnustarfsemi. Mikilvægt er að átta sig á hvers konar notkun fellur þar undir þar sem notkun er ekki ólögmæt ef hún er ekki í atvinnustarfsemi. Í máli Arsenal gegn Reed 70 lýsti Evrópudómstóllinn því yfir að notkun tákns sem er eins og vörumerki telst til notkunar í atvinnustarfsemi þegar tilgangur hennar er efnahagslegur ávinningur. Þannig telst einkanotkun á vörumerki ekki til notkunar í atvinnustarfsemi og hefur 65 sama heimild, athugasemdir við 5. gr., mgr. 9 10. 66 sama heimild, athugasemdir við 5. gr., mgr. 12. 67 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 651. 68 Mál C-62/08 UDV North America g. Brandtraders [2009] ECR I-1279. 69 sama heimild, mgr. 54. 70 Mál C-206/01 Arsenal Football Club g. Matthew Reed [2002] ECR I-10273. 12

sú túlkun einnig komið fram í öðrum dómum dómstólsins. 71 Dæmi um notkun sem er ekki viðskiptalegs eðlis og án efnahagslegs ávinnings er þegar vara sem hefur að geyma vörumerki er seld á markaðstorgi á netinu, t.d. ebay. Slík notkun á vörumerki er ekki ólögmæt ef salan á vörunni er ekki hluti af umfangsmeiri atvinnustarfsemi. Við mat á slíku ber að taka tillit til umfangs sölunnar og tíðni hennar en einnig þarf að huga að öðrum atriðum sem geta gefið til kynna að notkunin gangi framar einka- eða persónulegri notkun. 72 Í dómi Evrópudómstólsins í sameiginlegu máli Google gegn Louis Vuitton og öðrum 73 var þeirri spurningu beint til dómstólsins hvort sá sem veitir þá þjónustu að tengja leitarorð á netinu við auglýsingar, væri að nota vörumerki í skilningi 5(1)(a) og 5(1)(b) vörumerkjatilskipunarinnar. 74 Taldi dómstóllinn að notkun þjónustuveitu með þessum hætti væri ekki í atvinnustarfsemi en nánar verður fjallað um niðurstöðu dómstólsins í kafla 4.4.2.1. 3.4 Ruglingshætta Í 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. er sérstaklega tekið fram að ruglingshætta verði að vera fyrir hendi eða að tengsl séu með merkjum, svo hægt sé að tala um brot á vörumerkjarétti. Þegar hætta á ruglingi er metin skiptir máli hvernig neytandi skynjar merki 75 og er þá átt við hinn almenna neytanda sem er skynsamur, athugull og vel upplýstur. 76 Athygli neytenda er breytileg í tilviki hverrar vöru eða þjónustu 77 og hafa ber í huga að neytendur hafa alla jafna aðeins annað merkið fyrir augum og er því ekki stætt á að gera samanburð á þeim. 78 Í máli Sabel gegn Puma 79 kom fram að ekki er hægt að gera ráð fyrir ruglingshættu ef vörumerki kallar einungis fram í huga neytandans annað merki. Þannig getur eðli merkjanna valdið því að neytendur leiði hugann að merki þegar þeir hafa annað fyrir augum 80 en í málinu voru bæði merkin af stórum hlaupandi köttum. Taldi Evrópudómstóllinn að þó að neytendur leiddu hugann að merki Puma þegar þeir sáu merki Sabel, þýddi það ekki að þeir hefðu ruglast á merkjunum. Af dómnum sést að ekki er átt við hvaða tengsl sem er með merkjum, þrátt fyrir orðalag 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. vml. Tengslin þurfa að lúta að ruglingi á uppruna vöru og þjónustu þannig að neytandi telji vörur eða þjónustu merkta ákveðnu vörumerki tengdar öðru 71 Mál C-17/06 Céline SARL g. Céline SA [2007] ECR I-7041, mgr. 17; Mál C-62/08 UDV North America g. Brandtraders [2009] ECR I-1279, mgr. 44. 72 Mál C-324/09 L Oréal og aðrir g. ebay og öðrum [2011] ECR I-6011, mgr. 55. 73 Sameiginleg mál C-236/08, C-237/08 og C-238/08 Google g. Louis Vuitton og öðrum [2010] ECR I-2417. 74 Sem er samhljóða 4. gr. vml. 75 Mál C-251/95 Sabel g. Puma [1997] ECR I-6191, mgr. 23. 76 Mál C-363/99 Koninklijke g. Benelux-Merkenbureau [2004] ECR I-1619, mgr. 34. 77 Mál C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer g. Klijsen Handel [1999] ECR I-3819, mgr. 26. 78 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 338-233. mál, athugasemdir við 4. gr., mgr. 5 9. 79 Mál C-251/95 Sabel g. Puma [1997] ECR I-6191. 80 sama heimild, mgr. 26. 13

merki og eigi uppruna sinn þaðan. 81 Neytendur þurfa því að vera óvissir um uppruna vöru og þjónustu svo að um ruglingshættu sé að ræða en hún er metin með tilliti til líkinda merkja og líkinda vöru og þjónustu. 3.4.1 Notkun á merki sem er eins eða líkt Merki þarf að vera eins eða líkt hinu verndaða merki og eru sömu viðmið höfð til hliðsjónar og þegar mat fer fram á skráningarhæfni vörumerkja. 82 Athuga þarf hvort líkindin valdi hættu á ruglingi 83 og ber að meta slíkt að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í hverju tilviki fyrir sig. 84 Í máli LTJ Diffusion gegn Sadas Vertbaudet 85 var þeirri spurningu beint til Evrópudómstólsins hvernig meta ætti líkindi með merkjum. Taldi dómstóllinn að túlka ætti skilyrðið um eins merki þannig að tákn telst eins og vörumerki þegar það hefur að geyma alla þætti merkisins og engar breytingar hafa verið gerðar eða neinu bætt við merkið. Í dómnum kom einnig fram að tákn telst eins og vörumerki þegar munurinn á þeim er svo smávægilegur að hinn almenni neytandi tekur ekki eftir þeim þegar heildarmynd merkisins er skoðuð. 86 Í öðrum dómum Evrópudómstólsins hefur einnig komið fram að hinn almenni neytandi líti yfirleitt á merki í heild sinni og taki ekki eftir smáatriðum þess. 87 Ekki er því gerð krafa um að merki séu nákvæmlega eins heldur eru smávægilegar breytingar í lagi. 88 Þegar samanburður er gerður á merkjum er litið til sjón- og hljóðlíkingar þeirra en merking orða og orðasambanda er einnig skoðuð. Ávallt skal taka mið af heildarmynd merkja við mat á því hvort merki eru eins eða lík 89 þar sem ekki er hægt að taka einn hluta merkis og bera hann saman við annað merki. 90 Við mat á ruglingshættu ber einnig að líta til sérkenni merkja og ríkjandi þátta 91 en því meira sérkenni sem merki hefur, því meiri líkur eru á ruglingshættu. 92 Í dómi Hæstaréttar frá 19. júní 2013 í máli nr. 112/2013 voru vörumerkin ADVANCE og ADVANIA til skoðunar. Í dómnum var ekki talið að ruglingshætta væri með merkjunum þótt þau væru lík í sjón þar sem framburður merkjanna var ólíkur og merking þeirra 81 Mál C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha g. Metro-Goldwyn-Mayer [1998] ECR I-5507, mgr. 29-30. 82 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 658. 83 sama heimild 663 664. 84 Mál C-206/04 Mülhens g. OHIM [2006] ECR I-2717, mgr. 18. 85 Mál C-291/00 LTJ Diffusion g. Sadas Vertbaudet [2003] ECR I-2799. 86 sama heimild, mgr. 54. 87 Mál C-251/95 Sabel g. Puma [1997] ECR I-6191, mgr. 23; Mál C-120/04 Medion g. Thomson [2005] ECR I- 8551, mgr. 28. 88 Trevor Cook, EU Intellectual Property Law (Oxford University Press 2010) 258. 89 Mál C-251/95 Sabel g. Puma [1997] ECR I-6191, mgr. 23. 90 Mál C-120/04 Medion g. Thomson [2005] ECR I-8551, mgr. 29. 91 Mál C-206/04 Mülhens g. OHIM [2006] ECR I-2717, mgr. 37. 92 Mál C-251/95 Sabel g. Puma [1997] ECR I-6191, mgr. 24. 14

ekki sú sama. Hafði það einnig áhrif á matið að annað merkið var orð- og myndmerki en hitt einungis orðmerki. Af þessu má sjá að þegar líkindi með merkjum eru skoðuð er heildarmynd þeirra höfð til hliðsjónar og áherslan lögð á skynjun neytenda. Ef neytandi er ekki í vafa um hvaðan vörur og þjónusta koma, þá er notkun þriðja aðila á eins eða líku merki ekki ólögmæt. Þetta grundvallaratriði skiptir máli við mat á lögmæti notkunar þriðja aðila á vörumerki þegar seldir eru vara- eða aukahlutir, í samanburðarauglýsingu og þegar vörumerki er notað sem leitarorð. 3.4.2 Notkun tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu 3.4.2.1 Notkun tekur til Við mat á því hvort notkun merkis taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til, ber að hafa nokkra þætti í huga. Í fyrsta lagi þarf notkunin að taka til þeirra vara og þjónustu sem vörumerkjarétturinn nær til og má notkunin ekki einungis vera til skamms tíma eða til komin af tilviljun. 93 Í enskum dómi í máli Trebor Bassett gegn The Football Association laut ágreiningur að því hvort óheimil notkun á vörumerki hefði átt sér stað þegar Trebor Bassett setti fótboltamyndir með í sælgæti sem það seldi, en á búningi leikmannanna á myndunum mátti sjá lógó sem var í eigu enska knattspyrnusambandsins. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að notkun Trebor Bassett hefði verið til komin af tilviljun og því verið heimil. 94 Þegar aðili notar vörumerki sem leitarorð á netinu á þann hátt að auglýsing hans birtist þegar leitarorðið er slegið inn, er talið að notkun hans taki til vöru hans og þjónustu og ekki skiptir máli þó að leitarorðið sjálft birtist ekki í auglýsingunni. 95 Þegar aðili selur vörur sínar á markaðstorgi á netinu, t.d. ebay, og notar skráð vörumerki til þess, er einnig um að ræða notkun sem tekur til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu þar sem möguleiki skapast á að kaupa vörurnar. 96 Ákveðin tenging þarf því að vera milli notkunarinnar og þeirra vara og þjónustu sem vörumerkjarétturinn nær til. 93 Nicholas Caddick og Ben Longstaff, A User s Guide to Trade Marks and Passing Off. Chapter 14 Infringement and parties to infringement actions (Practical Law, 1. júlí 2012) 14.26 <http://uk.practicallaw.com/books/9781845921569/chapter14> skoðað 15. september 2014. 94 Hector MacQueen o.fl. (n. 7) 651 652. 95 Mál C-278/08 BergSpechte g. Günther Guni [2010] ECR I-2517, mgr. 19; Mál C-323/09 Interflora g. Marks & Spencer [2011] ECR I-8625, mgr. 31. 96 Mál C-324/09 L Oréal og aðrir g. ebay og öðrum [2011] ECR I-6011, mgr. 93. 15